Spółka KOCIE PRZYSMAKI Sp. z o.o. (KP) z siedzibą we Wrocławiu zgłosiła w dniu 16.8.2013 r. w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” dla towarów „pokarm dla kotów” w 31 klasie tzw. Klasyfikacji Nicejskiej. Znak ten został zarejestrowany w dniu 10.3.2015 r. Informacja o udzieleniu prawa ochronnego nie została do chwili obecnej opublikowana w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”; publikacji można spodziewać się w najbliższych miesiącach. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego KP wniosła w dniu 17.3.2015 r. opłatę za pierwszy okres ochronny. Urząd Patentowy do chwili obecnej nie wydał jeszcze świadectwa ochronnego dla ww. prawa ochronnego. Dodać należy, że KP używa w obrocie znaku towarowego „ŁAKOMY KĄSEK” w odniesieniu do towarów objętych prawem ochronnym od początku listopada 2013 r.
Już w trakcie postępowania zgłoszeniowego KP powzięła wiadomość (dokładna data nie jest znana, ale w przybliżeniu było to w kwietniu 2014 r.) o działalności Filemona Mruczalskiego (FM) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Filemon Mruczalski Żywność i artykuły dla kotów ŁAKOMY KOTEK”. Przedmiotem działalności FM jest prowadzenie niewielkiej sieci sklepów z żywnością i artykułami dla kotów na terenie województwa wielkopolskiego. Datą rozpoczęcia działalności gospodarczej przez FM ujawnioną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest 1.9.2010 r. Data ta w przybliżeniu pokrywa się z chwilą rzeczywistego rozpoczęcia działalności przez FM pod wymienioną wyżej firmą, co jest on w stanie wykazać dokumentami (faktury, korespondencja handlowa). W ramach swojej działalności FM prowadzi niewielką sieć obejmującą pięć sklepów, z których dwa znajdują się w Poznaniu, a trzy w innych miejscowościach w okolicach Poznania. Każdy ze sklepów oznaczony jest szyldem „ŁAKOMY KOTEK”, w którym nie występują żadne szczególne elementy graficzne, zaś pierwszoplanową rolę zdecydowanie odgrywają elementy słowne. Dwa pierwsze sklepy (w Poznaniu) zostały otwarte pod ww. szyldem we wrześniu 2010 r, kolejne trzy w latach 2011-2013. Ponadto na rzecz FM (jako przedsiębiorcy) zarejestrowana jest domena internetowa www.lakomykotek.pl. Na stronie z tą domeną oferuje on wysyłkową sprzedaż żywności i artykułów dla kotów. Oferta skierowana jest do klientów w całej Polsce. Domena została zarejestrowana w dniu 15.9.2010 r. Strona z tą domeną jest nieprzerwanie wykorzystywana do prowadzenia ww. działalności od dnia 1.11.2010 r.
FM sam nie produkuje i nie oznacza żadnym oznaczeniem jakichkolwiek towarów; jego działalność polega jedynie na handlu towarami innych producentów. FM nie uzyskał rejestracji, ani nie zgłosił żadnego znaku towarowego lub usługowego. W dniu 20.3.2015 r., wkrótce po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” oraz po uiszczeniu opłat za pierwszy dziesięcioletni okres ochronny, KP wysłała do FM listem poleconym pismo ostrzegawcze wzywające FM do zaniechania dalszego używania zwrotu „ŁAKOMY KOTEK”:
1) jako elementu firmy FM, 2) jako oznaczenia sklepów FM oraz 3) w nazwie domeny internetowej zarejestrowanej i używanej przez FM. Zdaniem KP działania FM prowadzą do naruszenia przysługującego KP prawa ochronnego na znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” ze względu na bardzo duże podobieństwo tego znaku do używanego przez FM zwrotu „ŁAKOMY KOTEK”. Do listu ostrzegawczego KP załączyła poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” dla towarów „pokarm dla kotów” oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy okres ochronny rzeczonego znaku.
FM jest zaskoczony żądaniami KP. Uważa, że prawo ochronne na znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” nie powinno było zostać udzielone ze względu na okoliczność, że FM jeszcze przed datą zgłoszenia tego znaku korzystał z bardzo podobnego oznaczenia „ŁAKOMY KOTEK” jako elementu swojej firmy, a także jako oznaczenia prowadzonych przez niego sklepów oraz w nazwie domeny, pod którą prowadzi on internetowy sklep wysyłkowy. FM jest więc gotowy podjąć wszelkie kroki prawne zmierzające do podważenia w stosownych procedurach prawa ochronnego udzielonego na rzecz KP. Z tych samych powodów FM uważa, że używanie znaku „ŁAKOMY KĄSEK” przez KP daje mu podstawy do wystąpienia z powództwem cywilnym z żądaniem zaniechania dalszego używania tego znaku przez KP.
KP stoi na stanowisku, że ochrona należy się jej i żądania wobec FM zgłoszone w piśmie ostrzegawczym są uzasadnione ze względu na fakt, iż FM nie na zarejestrowanego znaku towarowego „ŁAKOMY KOTEK”, zaś KP przysługuje prawo ochronne na zarejestrowany znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK”, w stosunku do którego UP nie stwierdził żadnych przeszkód rejestracji i które pozostaje w pełnej mocy.
Proszę o dokonanie prawnej oceny sytuacji uwzględniającej w szczególności 1) możliwe materialnoprawne podstawy dla stanowisk KP i FM, 2) ocenę zasadności tych stanowisk 3) wskazanie procedur, w których żądania KP i FM mogą lub będą mogły w przyszłości zostać zrealizowane.
autor: dr Łukasz Żelechowski (Uniwersytet Warszawski)
Kryteria oceny oraz propozycja rozwiązania kazusu przez jego autora znajduje się
tutaj.