Z obowiązku archiwistycznego warto odnotować, że Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiedział na pytanie prejudycjalne w sprawie C-149/11 Leno Merken (ONEL/OMEL), dotyczącego używania wspólnotowego znaku towarowego (CTM). Otóż, jeśli taki znak w okresie pięciu lat od rejestracji nie był „rzeczywiście używany” przez właściciela na terenie UE w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, może zostać np. unieważniony.
Zasadnicze pytanie dotyczyło tego, czy przesłanka „rzeczywistego używania” jest spełniona, jeśli znak jest używany wyłącznie na terenie jednego z państw członkowskich.
OHIM – Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) – przedstawiał stanowisko, że wystarczające jest używanie znaku w jednym państwie. Trybunał – w sprawach HIWATT v. Kabushiki Kaisha Fernandes (T-39/01) i Pago International v. Tirolmilch (C-301/07) – odwrotnie, wskazał że „rzeczywiste używanie” musi wiązać się z obecnością znaku w istotnej części terytorium, na którym jest chroniony.
Spór, którego losy decydowały się dwa dni temu, dotyczył sprawy, w której dwie spółki z różnych państw, miałyby się posługiwać znakami towarowymi w tych samych klasach towarowych (a więc oznaczać nimi te produkty tego samego typu). Jedna (Hagelkruis Beheer B.V.) chciała rejestrować znak OMEL, a druga (Leno Merken B.V.) miała już zarejestrowany znak ONEL. Oba znaki miały być używane w różnych krajach.
Jak można się domyślać, spółce Leno Merken (od ONEL) nie spodobało się mylące oznaczenie OMEL – w związku z czym wykorzystywała kolejne drogi sprzeciwu, aż sprawa zawędrowała przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Powstało bowiem pytanie, czy znak używany w jednym tylko państwie Wspólnoty jest „rzeczywiście używany” – czyli de facto czy podlega ochronie na terenie całej Wspólnoty.
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że spora część praktyków i teoretyków, ale także samych przedsiębiorców, postrzegała wspólnotowy znak towarowy, jako formę ochrony na terenie całej Unii. Spodziewana odpowiedź Trybunału była zatem odmienna od wykładni i praktyki OHIM. Tymczasem, Trybunał zadecydował, że:
„Terytorialne granice państw członkowskich powinny zostać pominięte przy ocenie, czy znak towarowy został wprowadzony do „rzeczywistego używania” na terytorium Wspólnoty. (…)
Wspólnotowy znak towarowy jest „rzeczywiście używany”, gdy jest używany zgodnie z jego podstawową funkcją oraz w celu utrzymania lub utworzenia udziału w rynku w obrębie Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do towarów lub usług nim objętych. To do sądu krajowego należy ocena, czy warunki zostały spełnione w sprawie przed sądem krajowym, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, w tym charakterystyki danego rynku, charakteru towarów lub usług chronionych przez znak towarowy i terytorialnego zakresu i skali wykorzystania, jak również częstotliwości i regularności jego wykorzystania”
Innymi słowy, Trybunał uznał że nie ma znaczenia czy znak jest używany na terenie jednego kraju czy wielu. Aczkolwiek, każdorazową ocenę pozostawił sądom krajowym, które tę akurat przesłankę będą mogły interpretować dowolnie (no, prawie dowolnie – mimo wszystko zasada została ustanowiona).
Powstaje zatem pytanie, czy jest sens ponosić koszty rejestrowania wspólnotowego znaku towarowego, jeśli nie planuje się ekspansji na inne rynki UE, skoro nie gwarantuje to wyłączności używania. To zależeć będzie od rygoryzmu urzędów patentowych i sądów w poszczególnych krajach, choć na chwilę obecną wydaje się, że takich przypadkach CTM nie będzie gwarantował większej ochrony, niż znak krajowy.
